Apărarea drepturilor asupra marcilor si indicatiilor geografice
14 minute • Ioana Grosu • 19 ianuarie 2017
Apărarea drepturilor asupra marcilor si indicatiilor geografice
Cazul 1 – În timpul depunerii cererii de înregistrare
Etapa 1– Cererea de înregistrare a mărcii având dată de depozit se publică, în format electronic, în maximum 7 zile de la data depunerii.
Etapa 2– În termen de 2 luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii:
- orice persoană interesată poate formula observaţii privind cererea de înregistrare a mărcii pentru motivele absolute de refuz
- orice persoană interesată poate formula opoziţie la înregistrarea mărcii pentru motivele relative de refuz.
Aspecte privind opoziția
- Opoziţiile trebuie să fie formulate în scris, motivat şi cu plata taxei prevăzute de lege.
De reținut: În cazul neplăţii taxelor legale pentru opoziţie, se consideră că aceasta nu a fost făcută.
- Titularul mărcii care a formulat opoziţia trebuie să prezinte la O.S.I.M (în baza unei cereri făcute de către solicitantul cererii de înregistrare) dovada că:
- în cursul unei perioade de 5 ani care precedă data publicării mărcii asupra căreia s-a formulat opoziţia, marca anterioară a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României pentru produsele şi serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată;
- există motive justificate pentru neutilizarea mărcii cu privire la care s-a făcut opoziţie.
- Procedură opoziție:
Pasul 1– De îndată ce a primit opoziția, O.S.I.M îi aduce la cunoștință solicitantului cererii de înregistrare opoziţia formulată, indicând numele persoanei care a formulat-o + motivele opoziţiei privind înregistrarea mărcii.
Pasul 2– În termen de 30 de zile de la data notificării opoziţiei, solicitantul poate prezenta punctul său de vedere.
Pasul 3– Opoziţia formulată cu privire la cererea de înregistrare a mărcii publicată se soluţionează de o comisie din cadrul Serviciului mărci şi indicaţii geografice al O.S.I.M.
Comisia emite un aviz de admitere sau de respingere a opoziţiei, care este avut în vedere la examinarea pe fond.
Soluţionarea opoziţiei poate fi suspendată în următoarele situaţii:
- când se bazează pe o cerere de înregistrare a mărcii, până la înregistrarea acesteia;
- marca opusă face obiectul unei acţiuni în anulare sau de decădere, până la soluţionarea definitivă a cauzei.
În cursul suspendării, în orice moment, solicitantul sau oponentul poate solicita reluarea soluţionării opoziţiei, dacă motivul de suspendare nu mai subzistă.
Pasul 4– O.S.I.M examinează pe fond cererea de înregistrare a mărcii şi hotărăşte admiterea înregistrării mărcii, în tot sau în parte, ori respingerea cererii de înregistrare a mărcii, în termen de maximum 6 luni de la publicarea acesteia, sub condiţia achitării taxelor de înregistrare şi de examinare a cererii prevăzute de lege.
SITUAȚIE specială:
Dacă:
– înregistrarea unei mărci,
– reînnoirea înregistrării (sau)
– înscrierea unei modificări în Registrul mărcilor
a fost efectuată în mod evident din eroare materială în termen de maximum 2 luni, de la data înregistrării/de la data înscrierii, O.S.I.M poate să revoce* motivat înregistrarea, reînnoirea sau înscrierea modificării efectuate;
*Revocarea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.
Hotărârea pronunțată în această situație poate fi atacată cu apel.
DE REȚINUT: La cererea instanţei judecătoreşti, O.S.I.M este obligat să înainteze acesteia actele, documentele şi informaţiile necesare judecării cauzei cu care a fost învestită.
În toate litigiile privind mărcile citarea titularilor este obligatorie.
Cazul 2 – După eliberarea deciziei de înregistrare
Situația 1 – Titularul mărcii poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său:
- un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată;
- un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă şi din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepţia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă;
- un semn identic sau asemănător cu marca, pentru produse sau pentru servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România şi dacă folosirea fără drept a semnului ar fi în detrimentul caracterului distinctiv al mărcii ori în detrimentul renumelui acesteia.
În acest sens, titularul mărcii poate cere să fie interzise terţilor, în special, următoarele acte:
- aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje;
- oferirea produselor sau comercializarea ori deţinerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn;
- punerea în liberă circulaţie, exportul, importul, plasarea sub un regim vamal suspensiv sau economic, precum şi acordarea oricărei alte destinaţii vamale, aşa cum acestea sunt definite în reglementările vamale, produselor sub acest semn;
- utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate.
Hotărârea pronunțată în această situație poate fi atacată cu apel!
OBSERVAȚIE: Solicitantul cererii de înregistrare a mărcii poate cere ca terţilor să le fie interzisă efectuarea actelor prevăzute mai sus numai după publicarea acesteia. Dacă aceste acte au fost săvârşite ulterior publicării cererii de înregistrare a mărcii, solicitantul poate cere despăgubiri, potrivit dreptului comun. Titlul pentru plata despăgubirilor este executoriu numai după data înregistrării mărcii. În cazul în care cererea de înregistrare a mărcii a fost respinsă, solicitantul nu are dreptul la despăgubiri.
Situația 2 – Orice persoană interesată poate solicita Tribunalului Bucureşti, oricând în cursul duratei de protecţie a mărcii, decăderea titularului din drepturile conferite de marcă dacă:
- fără motive justificate, într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, socotită de la data înscrierii în Registrul mărcilor, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată sau dacă această folosire a fost suspendată pentru o perioadă neîntreruptă de 5 ani;
- după data înregistrării, marca a devenit, ca urmare a acţiunii sau inacţiunii titularului, desemnarea uzuală în comerţ a produsului sau a serviciului pentru care a fost înregistrată;
- după data înregistrării şi ca urmare a folosirii mărcii de către titular sau cu consimţământul acestuia, marca a devenit susceptibilă a induce publicul în eroare, în special cu privire la natura, calitatea sau provenienţa geografică a produselor ori serviciilor pentru care a fost înregistrată;
- marca a fost înregistrată pe numele unei persoane neavând calitatea prevăzută la art. 3 lit. h)+i).
Este asimilată folosirii efective a mărcii:
- folosirea mărcii sub o formă care diferă de cea înregistrată prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia;
- imposibilitatea folosirii mărcii din circumstanţe independente de voinţa titularului, cum ar fi restricţiile la import sau ca urmare a altor dispoziţii ale autorităţilor publice vizând produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată;
- aplicarea mărcii pe produse sau pe ambalaje exclusiv în vederea exportului;
- folosirea mărcii de către un terţ având consimţământul titularului sau de către orice persoană abilitată să utilizeze o marcă colectivă sau o marcă de certificare, fiind considerată ca folosire a mărcii de către însuşi titularul acesteia.
Dovada folosirii mărcii incumbă titularului acesteia şi poate fi făcută prin orice mijloc de probă.
Hotărârea pronunțată în această situație poate fi atacată cu apel!
Situația 3 – Anularea înregistrării mărcii poate fi cerută Tribunalului Bucureşti de către orice persoană interesată, pentru oricare dintre următoarele motive:
| a) înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1); | Termenul în care poate fi cerută anularea înregistrării mărcii este de 5 ani , care începe de la data înregistrării mărcii. |
| b) înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor art. 6; | |
| c) înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credinţă; | Acţiunea în anulare pentru motivul prevăzut la alin. (1) lit. c) poate fi introdusă oricând în perioada de protecţie a mărcii. |
| d) înregistrarea mărcii aduce atingere dreptului la imagine sau numelui patronimic al unei persoane; | Termenul în care poate fi cerută anularea înregistrării mărcii este de 5 ani , care începe de la data înregistrării mărcii. |
| e) înregistrarea mărcii aduce atingere unor drepturi anterior dobândite cu privire la o indicaţie geografică protejată, un desen sau un model industrial protejat sau alt drept de proprietate industrială protejat ori cu privire la un drept de autor. |
Hotărârea pronunțată în această situație poate fi atacată cu apel!
Când nu poate fi cerută anularea mărcii?
Înregistrarea mărcii nu poate fi anulată pe motivul existenţei unui conflict cu o marcă anterioară, dacă aceasta din urmă nu îndeplineşte condiţiile de utilizare prevăzute la art. 46 alin. (1) – (3).
Dacă marca anterioară nu a fost folosită decât pentru o parte din produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, înregistrarea mărcii poate fi anulată numai pentru acele produse sau servicii pentru care marca nu a fost folosită.
Titularul unei mărci anterioare, care cu ştiinţă a tolerat într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani folosirea unei mărci ulterior înregistrate, nu poate să ceară anularea şi nici să se opună folosirii mărcii ulterioare pentru produsele şi serviciile pentru care această marcă ulterioară a fost folosită, în afară de cazul în care înregistrarea mărcii ulterioare a fost cerută cu rea-credinţă. În acest caz, titularul mărcii ulterior înregistrate nu se poate opune folosirii mărcii anterioare, deşi aceasta din urmă nu mai poate fi invocată împotriva mărcii ulterioare.
Situația 4 – Orice persoană interesată poate cere Tribunalului Bucureşti, oricând în perioada de protecţie a mărcii, decăderea titularului din drepturile conferite de o marcă colectivă, când:
- fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, calculată de la data înscrierii mărcii în Registrul mărcilor, pentru produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată;
- titularul a folosit marca în alte condiţii decât cele prevăzute de regulament sau nu a luat măsuri pentru a preveni o astfel de folosire;
- prin folosire, marca a devenit susceptibilă de a induce publicul în eroare.
Hotărârea pronunțată în această situație poate fi atacată cu apel!
Situația 5 – Oricare persoană interesată poate cere Tribunalului Bucureşti anularea înregistrării unei mărci colective, în termen de 5 ani de la înregistrarea acesteia, dacă există unul dintre motivele prevăzute mai sus la situația 3 lit. a), b), d) şi e).
Dacă înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credinţă ori marca a fost înregistrată cu nerespectarea cerinţelor prevăzute de lege, anularea acesteia poate fi solicitată Tribunalului Bucureşti de către persoana interesată, oricând în perioada de protecţie a mărcii.
Hotărârea pronunțată în această situație poate fi atacată cu apel!
Situația 6 – Oricare persoană interesată poate cere Tribunalului Bucureşti anularea înregistrării mărcii de certificare, în termen de 5 ani de la înregistrarea acesteia, dacă:
- există unul dintre motivele prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. a), b), d) şi e);
- înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea prevederilor art. 3 lit. f).
Dacă înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credinţă ori marca a fost înregistrată cu nerespectarea cerinţelor prevăzute la art. 56 şi art. 57 alin. (1) – (3), persoana interesată poate cere Tribunalului Bucureşti anularea mărcii, oricând în perioada de protecţie a acesteia.
Hotărârea pronunțată în această situație poate fi atacată cu apel!
Situația 7 – Pe întreaga durată de protecţie a indicaţiei geografice oricare persoană interesată poate cere Tribunalului Bucureşti anularea înregistrării acesteia, dacă înregistrarea indicaţiei geografice s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor art. 75 şi 76.
Pentru nerespectarea condiţiilor de calitate şi a caracteristicilor specifice produselor din zona la care se referă indicaţia geografică, autoritatea publică centrală de specialitate sau oricare altă persoană interesată poate solicita Tribunalului Bucureşti decăderea din drepturi a persoanelor autorizate de OSIM să folosească indicaţia geografică înregistrată.
Sentinţa Tribunalului Bucureşti rămasă definitivă se comunică OSIM de către persoana interesată. OSIM radiază indicaţia geografică din Registrul indicaţiilor geografice şi publică radierea acesteia în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, în termen de două luni de la comunicare.
Hotărârea pronunțată în această situație poate fi atacată cu apel!
IMPORTANT:
Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă săvârşirea, fără drept, a următoarelor fapte:
- contrafacerea unei mărci; (în această situație, împăcarea înlătură răspunderea penală!)
- punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare;
- punerea în circulaţie a produselor care poartă indicaţii geografice ce indică sau sugerează că produsul în cauză este originar dintr-o regiune geografică, alta decât locul adevărat de origine.
Faptele prevăzute la acest punct nu constituie infracţiuni dacă au fost săvârşite înainte de data publicării mărcii.
Dacă
- titularul dreptului de proprietate industrială asupra unei mărci ori unei indicaţii geografice (sau)
- orice altă persoană care exercită dreptul de proprietate industrială cu consimţământul titularului
face dovada credibilă că dreptul de proprietate industrială asupra mărcii ori indicaţiei geografice face obiectul unei acţiuni ilicite, actuale sau iminente
+
această acţiune riscă să îi cauzeze un prejudiciu greu de reparat,
poate să ceară instanţei judecătoreşti luarea unor măsuri provizorii:
- interzicerea încălcării sau încetarea ei provizorie;
- luarea măsurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor.
Sunt aplicabile prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
Măsurile provizorii pot fi dispuse şi împotriva unui intermediar ale cărui servicii sunt utilizate de către un terţ pentru a încălca un drept protejat prin prezenta lege.
Pentru prejudicii cauzate prin săvârşirea acestor fapte, persoanele vinovate pot fi obligate la despăgubiri, potrivit dreptului comun.
Instanţa va putea pretinde reclamantului să furnizeze orice elemente probatorii de care dispune, pentru a dovedi că este deţinătorul dreptului ce a fost încălcat ori a cărui încălcare a fost inevitabilă.
În cazurile în care mijloacele de probă în susţinerea pretenţiilor reclamantului se află sub controlul pârâtului, instanţa va putea să ordone ca probele să fie produse de către pârât, sub condiţia garantării confidenţialităţii informaţiilor, potrivit legii.
Instanţa poate dispune ca reclamantul să plătească toate daunele cauzate pârâtului ca urmare a exercitării abuzive a drepturilor procedurale cu privire la marca sau indicaţia geografică protejată.
Titularul mărcii sau, după caz, autoritatea publică centrală de specialitate implicată poate solicita instanţei obligarea autorului încălcării dreptului la furnizarea de informaţii imediate privind provenienţa şi circuitele de distribuire a mărfurilor ilegal marcate, precum şi informaţii despre identitatea fabricantului ori comerciantului, cantitatea de marfă fabricată, livrată, primită sau comandată.
Contestarea deciziilor O.S.I.M
Deciziile O.S.I.M privind:
– cererile de înregistrare a mărcilor
– cererile de înregistrare privind indicaţiile geografice
pot fi contestate la acest oficiu de orice persoană interesată, în termen de 30 de zile de la comunicare/de la publicarea înregistrării mărcii ori a indicaţiei geografice cu plata taxei legale.
Hotărârea comisiei de contestaţii, motivată, se comunică părţilor în termen de 30 de zile de la pronunţare. Aceasta poate fi atacată cu contestaţie la Tribunalul Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare.
Hotărârea Tribunalului Bucureşti este supusă numai apelului la Curtea de Apel Bucureşti.
Sursa bibliografică : Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice
