Avem o marcă. Ce facem cu ea? Cum îți protejezi marca de alții? #banidinIDEI
14 minute • Nina Vărzaru • 11 martie 2021
Am văzut deja în episoadele anterioare ce este o marcă, am început să facem diferența și să folosim corect noțiunile de marcă, logo și brand și deja am avut un mic insight asupra elementelor de protecție, atunci când am discutat despre disponibilitatea unei mărci. Dar cum îți protejezi până la urmă marca?
După cum v-am promis în articolul anterior, în cele ce urmează vom explica mai multe despre ce e de făcut atunci când ne este folosită marca. Ne confruntăm cu două situații: atunci când cineva vrea să înregistreze o marcă identică sau similară cu a noastră sau atunci când cineva utilizează direct pe piață un astfel de semn, fără a fi o marcă înregistrată.
Haideți să ne aducem puțin aminte de procedura de înregistrare a unei mărci, căci aceste informații se vor lega de cele ce vor fi discutate în rândurile următoare. După cum am văzut și într-un articol anterior, după efectuarea cercetării prealabile pentru a verifica dacă este disponibilă marca, mai exact dacă există vreo marcă anterioară identică sau similară, trecem la următorul pas.
Dacă este disponibilă, atunci pasul următor este depunerea unei cereri de înregistrare, care va fi publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală. După aceea, curge un termen în care poate fi formulată o opoziție de către un alt titular de marcă dacă el consideră că marca respectivă este identică sau asemănătoare cu marca lui.
Rămâne să lămurim ce se întâmplă când se constată această similaritate, ce înseamnă mai exact această opoziție, dar și cum procedăm când cineva folosește o marcă similară cu a noastră direct pe piață, fără a o fi înregistrat în prealabil.
Ce facem când cineva vrea să înregistreze o marcă identică sau similară cu a noastră?
Ai o marcă și vrei să afli cum o protejezi. Bun. Observi că cineva vrea să înregistreze o marcă identică sau similară cu cea pe care ai înregistrat-o deja, dar care este următorul pas ca să o protejezi? Ei bine, conform Legii nr. 84/1998, poți formula opoziție în termen de două luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. Asta dacă marca pe care o deții este națională.
Dacă opoziția este împotriva unei mărci europene, atunci termenul pe care îl ai la dispoziție pentru depunerea opoziției va fi de 3 luni de la publicare.
Buletinul Oficial de Proprietate Industrială este în format digital, ceea ce înseamnă că putem observa dacă cineva vrea să înregistreze o marcă similară cu a noastră printr-o simplă accesare a site-ului OSIM.
Legea ne apără în mod expres marca deja înregistrată și stabilește în articolul 6, mai exact, că o marca identică sau similară cu a noastră va fi refuzată. Scopul este de a evita crearea de confuzie în rândul publicului.
Astfel, dacă observi că o persoană vrea să înregistreze o marcă identică/ asemănătoare cu a ta, formulezi opoziție. Dacă utilizează pe piață un semn identic ori similar cu marca ta, poți fie să trimiți o notificare prin care să-i soliciți încetarea utilizării semnului, fie să-l ataci în instanță.
Este important de menționat că notificarea presupune costuri mult mai mici și te scutește de pierderea timpului necesar desfășurării procedurilor de judecată. Dar haide să vedem care sunt situațiile exacte pentru care se dispune respingerea cererii de înregistrare a mărcii, astfel încât să îți dai seama dacă merită sau nu să mergi în instanță.
Marca mai poate fi respinsă și dacă este identică sau similară “în raport cu o marcă anterioară înregistrată în România, sau în Uniunea Europeană” și dacă asemănarea dintre mărci reprezintă chiar sursa câștigurilor mărcii posterioare. Asta înseamnă că legea ne apără încă o dată creativitatea în fața celor care ar putea câștiga nejustificat de pe urma folosirii succesului ideii noastre. Adică, dacă Gigel reușește să înregistreze o marcă identică sau asemănătoare cu a noastră, legea prezumă că Gigel vrea să creeze confuzie în rândul utilizatorilor, care ar putea crede că marca lui este a noastră, pentru a câștiga de pe urma succesului mărcii noastre și, astfel, îi va anula marca.
Este importat de menționat că opoziția se formulează doar în legătură cu produsele și/ sau serviciile identice/ similare, pentru că aceasta urmează să fie analizată de Comisia de Examinare a Opozițiilor. Mai exact, dacă marca ta este înregistrată pentru pantofi, iar marca solicitată de către celălalt este pentru înghețată și pantofi, atunci poți face opoziție doar față de clasa de la NISA care se referă la pantofi.
Legea mai prevede faptul că dacă există o cerere de înregistrare a unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice a mărcii și care corespunde prevederilor legislației naționale și a Uniunii Europene, atunci persoana autorizată poate stabili interzicerea folosirii unei mărci ulterioare în România. Cel mai bun exemplu al unei denumiri de origine sau al unei indicații geografice este băutura denumită ”Cognac”, unde aceasta poate fi denumită astfel doar dacă provine din regiunea Cognac, Franța.
Opoziția
Nu putem formula cererea de opoziție oricum, ci trebuie să respectăm condițiile impuse de articolul 26 al legii nr. 84/1998, republicată, care ne impune că trebuie să o formulăm în scris și să indicăm atât bazele legale pe care le-am avut în vedere în momentul formulării acesteia, cât motivele concrete pentru care considerăm că oficiul ar trebui să dispună respingerea mărcii în cauză. Mai mult decât atât, trebuie să atașăm dovada plății înregistrării opoziției. Cuantumul taxei diferă în funcție de numărul claselor de la NISA pentru care solicităm respingerea.
Opoziția poate fi depusă și online, pe site-ul OSIM sau pe site-ul Oficiului European, în cadrul căruia există posibilitatea completării unui formular facultativ de opoziție.
Mai întâi, arăți că ai deja o marcă anterioară înregistrată. Faci acest lucru anexând fila mărcii. În cazul în care opoziția se fundamentează pe notorietatea unei mărci, atunci trebuie să demonstrezi că marca este cunoscută de un segment semnificativ de populație la nivelul teritoriului.
După aceea, arăți motivele pentru care consideri că există similaritate sau identitate dintre semne și dintre produse și/ sau servicii. Mai clar, dacă arată la fel și dacă se comercializează pentru aceleași bunuri.
După ce depui toate actele necesare pentru a-ți susține opoziția, Oficiul transmite opoziția către celălalt și verifică admisibilitatea opoziției. Celălalt are următoarele opțiuni:
- își retrage complet cererea de înregistrare;
- limitează marca la produsele/ serviciile care nu sunt vizate de opoziție;
- formulează un punct de vedere prin care se apară, arătând de ce ar trebui să fie respinsă opoziția ta.
Contestația sau apelul
Dacă decizia oficiului (OSIM, EUIPO sau WIPO) de respingere sau de admitere a opoziției nu este pe placul uneia dintre părți (tu sau celălalt), există posibilitatea de a formula o contestație sau apel, în funcție de caz. Dar hai să vedem ce presupune această procedură mai exact.
Atenție! Trebuie să incluzi în cadrul cererii dovezile pe care se bazează contestația sau apelul. În cazul în care este vorba de o contestație împotriva unei mărci naționale (cu protecție doar pe teritoriul România) și cererea ta respectă toate condițiile de formă și de conținut, urmează să participi la o ședință organizată de Comisia Contestații OSIM, alături de cealaltă parte.
În urma ședinței în care se dezbat argumentele aduse de tine, Comisia va pronunța într-un termen de maximum 3 săptămâni o decizie, prin care va dispune desființarea sau modificarea deciziei contestate sau respingerea contestației și menținerea deciziei inițiale OSIM.
Dacă vrei să contești decizia inițială a Comisiei de Opoziții EUIPO, poți formula o cerere de introducere a căii de atac în termen de două luni.
Cauza KFC vs RFC
Această inspirație de la alte mărci deja înregistrate este cel mai frecvent întâlnită în cazul marilor branduri, cum a fost și în cazul gigantului KFC. Pentru diferența dintre logo, brand și marcă, poti vedea mai multe detalii în articolul nostru.
Lucian Ungur, un fost candidat la Primăria Bistrița, și-a deschis un fast-food numit RFC, pe 8 iulie 2014 fiind depusă solicitarea cererii de înregistrare la OSIM a mărcii sub numele de ”RFC sehr guut”.
Putem observa că cele două mărci au nume asemănătoare (KFC vs. RFC), ”KFC” fiind abrevierea de la ”Kentucky Fried Chicken”. În cazul mărcii românești, R-ul din denumire vine exact de la ”Romanian”, în timp ce celelalte două litere sunt prescurtarea aceleiași sintagme întâlnite și în denumirea gigantului american. Astfel, cele două mărci prezintă o similaritate fonetică în proporție de 75%. În ceea ce privește sintagma ”sehr guut” , aceasta reprezintă echivalentul în germană al sloganului KFC – ”So good”.
O altă similaritate a fost remarcată și în ceea ce privește logo-ul. Atât gama de culori este aceeași (roșu, alb negru), cât și conceptul acestora. Ambele logo-uri înfățișează figura unui bărbat în vârstă, cu ochelari, care poartă șorț. Deosebirea din cadrul logo-urilor este că denumirile mărcilor sunt poziționate în oglindă în cadrul acestora, însă fontul și culoarea sunt identice.
Această cerere de înregistrare a fost publicată în data de 15 iulie 2014, din acel moment fiind deschisă perioada de două luni în care cei interesați pot formula opoziții cu privire la această marcă. Cei de la KFC s-au autosesizat însă abia la jumătate de an de la acest termen, acționând în instanță pentru a solicita interzicerea folosirii semnului ”RFC” de către pârâtă.
În timp ce fiecare parte și-a susținut propriile argumente – KFC a probat similitudinile dintre cele două mărci (atât cele enunțate de noi, mai sus, cât și asemănări în baza produselor oferite), RFC a subliniat diferențele (logo-ul înfățișează figura asociatului firmei, pronunția este diferit, în ciuda asemănărilor fonetice). RFC a invocat și caracterul general, comun, al unor elemente invocate drept asemănări – anume culoarea roșu, specifică restaurantelor de tip fast-food, construcția ”FC”, căreia nu i-a fost atribuit un alt sens de către reclamant, fiind folosit cu sensul său propriu.
Ce a decis tribunalul în primă instanță? Ei bine, în pronunțarea sentinței, Tribunalul București reţine că în practica CJUE (Curții de Justiție a Uniunii Europene) s-a stabilit că atunci când există un grad mai mare de similaritate între produse şi servicii, este suficient pentru a acoperi un grad mai mic de similaritate a semnelor pentru a se crea confuzie.
De asemenea, cu cât marca anterioară e mai distinctivă, cu atât riscul de confuzie e mai mare. Un alt factor luat în calcul este gradul de atenție al consumatorilor, care, în ceea ce privește produsele fast-food, este unul redus. Pe baza acestor temeiuri, în raportare la situația de fapt așa cum a fost prezentată anterior, tribunalul a interzis pârâtei să utilizeze semnul RFC, inclusiv elementul grafic al acestuia.
Mai departe, RFC a formulat o cerere de apel. Ce a statuat Curtea de Apel prin decizia sa? Între timp, RFC nu a fost de acord să renunțe la marca sa, ci a înființat o nouă societate, anume RFC Internațional SRL, care a preluat restaurantul RFC, continuându-și în acest mod activitatea. În continuare, au fost invocate în decizia nr. 282/2016 a Curții de Apel București argumentele pe care s-a fondat hotărârea primei instanțe – asemănări privind denumirea, logo-ul, grad ridicat de confuzie, pe care unicele mici deosebiri nu o pot înlătura. Drept urmare, s-a respins cererea de apel ca fiind nefondată.
Ce facem când marca nu a fost înregistrată, dar este utilizată direct pe piață?
În practică ne putem confrunta cu situația în care cineva ne folosește direct pe piață un semn (adică nu este o marcă înregistrată) identic sau similar cu marca noastră. În acest caz, avem la dispoziție două soluții: notificare pentru a înceta folosirea mărcii și/sau demersuri litigioase pentru a solicita instanței să interzică utilizarea mărcii printr-o hotărâre judecătorească.
Notificarea
Una dintre modalitățile în care putem acționa, în virtutea legii, este notificarea formală a terțului cu privire la încetarea utilizării semnului identic sau asemănător, (spunem semn căci în acest caz, nefiind înregistrat, nu mai putem folosi termenul de marcă). În practica anglo-saxonă, aceasta poartă denumirea de cease and desist letter.
Notificarea nu este obligatorie, așadar dacă alegem să optăm pentru cea de-a doua soluție, nu este necesară notificarea prealabilă a terțului. Astfel, poți informa persoana respectivă referitor la o viitoare chemare în judecată în cazul încălcării în continuare a mărcii sau poți chiar negocia cu privire la coexistența semnelor.
În ceea ce privește conținutul unei notificări, acesta trebuie să prezinte dispoziții legale și argumente întemeiate. Mai exact, îi spui ce drept ți-a încălcat celălalt.
Efectul notificării poate varia de la caz la caz. Așadar, avem în practică atât cazuri în care acestea sunt ignorate, dar și cazuri în care s-a dovedit că notificarea este o soluție eficientă, rapidă și ieftină în comparație cu acționarea în instanță.
Demersurile litigioase
Cealaltă soluție la care suntem îndreptățiți să apelăm în temeiul legii este litigiul, fiind îndreptățiți să apelăm direct la acesta pentru că notificarea nu este necesară, așa cum am văzut mai sus.
Acționarea în instanță presupune, explicat pe înțelesul tuturor, să-l dăm în judecată pe nenicul ăla pentru încălcarea dreptului nostru de marcă. Efectul dorit de noi prin această acțiune este ca instanța să hotărască interzicerea utilizării semnului de către el, prin pronunțarea unei hotărâri. Însă este recomandat să avem în vedere timpul și investiția financiară pe care le necesită această variantă. Mai multe despre elementele litigioase de protecție a mărcii vom discuta în episoadele viitoare, în următoarea serie.
Concluzie
Am putut observa în acest articol ce presupun, concret, toate acțiunile pe care le poți avea în vedere în momentul în care observi că cineva vrea să înregistreze o marcă asemănătoare/identică cu a ta. În urma parcurgerii acestuia, nu îți rămâne decât să decizi, cunoscând toate implicațiile fiecărei proceduri, ce cale vei urma.
Mai exact, dacă să faci opoziție, notificare sau să-l dai direct în judecată. Este foarte important să știi cum să-ți protejezi marca pe viitor.
Dacă totul pare prea greu sau mult de muncă, dă-ne un semn și noi te ajutăm cu mare drag, inclusiv pentru înregistrarea mărcii.
Fotografie de Pixabay pe Pexels
La avocatoo.ro găsești mereu specialiști în proprietate intelectuală gata să te ajute să-ți protejezi afacerea. E mai bine să previi decât să tratezi și te costă mult mai puțin. Scrie-ne!
interesant, totusi mi se pare destul de ciudat, unde este protectia marcii pentru care am platit, pentru ca aceasta este strict teoretica iar pentru a deveni practica necesita costuri suplimentare.
Banuiesc ca daca am achitat niste bani pentru a mi se recunoaste o marca si a fi proprietarul acesteia , osim si nu numai ar trebui sa mi-o protejeze automat, fara a fi necesar sa urmaresc eu potentiale inregistrari identice sau similare.
Recunosc ca toata povestea asta cu inregistrarea si protectia marcilor este strict un business de pe care unii au de castigat iar altii de pierdut.
Notificarea partii care incalca marca : costa bani
Urmarirea pentru a nu fi copiat : costa bani
Daca cel vizat te ignora si ajungi la tribunal : costa bani (bineinteles ca i recuperezi si poate reusesti sa ceri si daune), dar toate acestea cu niste costuri initiale
Si atunci, care mai este rostul osim sau al acestor organizatii de protectie atata timp cat in totul este vorba doar despre bani, unde e protectia, unde si ce anume ai cumparat initial ?