Poți să înregistrezi un design ca marcă în UE? Studiu de caz: Gömböc
10 minute • Lia Popescu • 03 iulie 2020
Curtea de Justiție a Uniunii Europene ne-a oferit în cazul Gömböc o hotărâre foarte interesantă cu privire la elementele ce pot face obiectul unei mărci înregistrate. După ce Pitbull tocmai și-a înregistrat sunetul său distinctiv ca marcă, a venit rândul unui obiect tridimensional să facă obiectul unei analize privind o potențială protecție. Prin urmare, putem sau nu putem să înregistrăm un obiect tridimensional, altfel spus un design, ca marcă la nivelul Uniunii Europene?
În cauza Gömböc, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a oferit o îndrumare bine-venită cu privire la înregistrarea unui design ca marcă în Uniune.
Ce este Gömböc?
Gömböc este un corp omogen tridimensional convex care, atunci când se sprijină pe o suprafață plană, are doar un punct de echilibru stabil și unul instabil – ceea ce îi oferă caracteristica de corp „mono-monostatic”. În anul 2006, doi cercetători maghiari au creat acest obiect omogen, cu masa uniform distribuită. Astfel, denumirea provine tot din maghiară unde gömb înseamnă „sferă”.
Curtea de Justiție a UE se pronunță asupra mărcilor comerciale 3D
Figurile, cum ar fi forma unui produs sau ambalajul său, sunt protejate ca mărci în UE. Totuși, au fost impuse anumite motive de excludere a anumitor forme, la momentul înregistrării mărcilor, pentru a împiedica apariția unui monopol al soluțiilor tehnice sau al caracteristicilor estetice sau funcționale ale unui produs, ceea ce le face dificil de protejat.
Aceste limitări aduse la momentul înregistrării unei mărci exlud formele și alte caracteristici (cum ar fi culorile sau sunetele) de la protecția oferită ca mărci ale Uniunii Europene, dacă sunt înregistrate semnele constituite exclusiv:
- din forma impusă chiar de natura produsului;
- din forma produsului necesar obținerii unui obiectiv tehnic;
- din forma care dă valoare substanțială produsului.
Astfel, mărcile sunt obligate să îndeplinească aceste criterii de distinctivitate.
Gömböc: Protecția unui obiect decorativ tridimensional
În anul 2015, Gömböc Kft. a solicitat înregistrarea unui semn tridimensional ca marcă pentru produse care reprezintă articole decorative, articole decorative din cristal și din faianță și jucării (incluse în clasele 14, 21 și, respectiv, 28, din Aranjamentului de la Nisa din 15 iunie 1957).
Semnul menționat era reprezentat după cum urmează:
Oficiul Național pentru Proprietate Intelectuală din Ungaria a respins cererea introdusă de Gömböc Kft., invocând două motive de excludere:
- pe de o parte, forma corpului este necesară pentru a obține un rezultat tehnic;
- pe de altă parte, forma specială realizată prin munca creatorului său conferă produsului o valoare substanțială.
Potrivit Oficiului Național pentru Proprietate Intelectuală din Ungaria, semnul a cărui înregistrare se solicită reprezintă un corp tridimensional cu șapte fețe netede, confecționat dintr-un material omogen, care cuprinde un punct de echilibru stabil și un punct de echilibru instabil, și a cărui formă garantează ea însăși că obiectul respectiv va reveni mereu la poziția sa de echilibru.
Ca să vezi exact despre ce este vorba, intră pe site-ul oficial, de unde poți să cumperi un Gömböc.
După ce au fost respinse cererile formulate de Gömböc Kft. împotriva deciziei Oficiului în cadrul primului și al celui de al doilea grad de jurisdicție, societatea a formulat o acțiune în reexaminarea deciziei respective la Curtea Supremă a Ungariei.
Curtea Supremă a Ungariei a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții de Justiție trei întrebări preliminare despre semnele constituite exclusiv din forma unui produs, ce pot fi sintetizate după cum urmează:
- Când se analizează dacă forma este necesară pentru obținerea rezultatului tehnic urmărit, este necesar ca examinarea să se facă numai pe baza reprezentării grafice a formei sau percepția publicului poate juca și ea un rol important?
- Este relevantă percepția publicului despre produsul reprezentat grafic pentru a stabili dacă forma dă o valoare substanțială produsului?
- Este relevantă percepția publicului despre produsul reprezentat grafic pentru a stabili dacă forma dă o valoare substanțială produsului?
Când se analizează dacă forma este necesară pentru obținerea rezultatului tehnic urmărit, este necesar ca examinarea să se facă numai pe baza reprezentării grafice a formei sau percepția publicului poate juca și ea un rol important?
Pentru a răspunde la întrebare, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a parcurs o analiză formată din două etape.
Etapa 1 – Identificarea caracteristicilor esențiale
În cadrul acestei etape, Curtea a statuat că autoritatea competentă poate:
- fie să se bazeze direct pe impresia globală produsă de semn (o simplă analiză vizuală a semnului);
- fie să procedeze la o examinare succesivă a fiecăruia dintre elementele constitutive ale semnului (fiind utile sondajele și expertizele sau chiar date referitoare la drepturile de proprietate intelectuală conferite anterior în raport cu produsul vizat).
În plus, percepția prezumată a publicului nu este un element decisiv în cadrul aplicării acestui motiv de refuz. Percepția publicului asupra formei poate constitui, cel mult, un element de apreciere util pentru autoritatea competentă atunci când aceasta determină caracteristicile esențiale ale semnului.
Etapa 2 – Îndeplinirea de către caracteristicile esențiale ale produsului a unei funcții tehnice
Curtea arată că reprezentarea grafică a produsului nu va cuprinde, cel mai probabil, toate caracteristicile esențiale ale acestuia. Totuși, nu trebuie cunoscute toate caracteristicile esențiale ale produsului pentru a observa că forma sa este necesară la îndeplinirea unei funcții tehnice.
Reprezentarea grafică a produsului nu permite să se perceapă decât o parte din această formă, ce s-ar dovedi insuficientă pentru a obține un rezultat tehnic de una singură. Cu toate acestea, dacă această parte, vizibilă publicului, indică cel puțin una dintre caracteristicile esențiale cerute pentru obținerea unui rezultat tehnic, atunci putem concluziona că forma îndeplinește o funcție tehnică a produsului.
De exemplu, un caz foarte cunoscut ce ilustrează raționamentul Curții în această analiză este cazul cubului Rubik.
Cubul Rubik nu poate fi înregistrat ca marcă în UE
Într-o cauză pronunțată anul trecut, Curtea a stabilit că forma cubului Rubik nu poate fi o marcă UE.
Conform Curții, prima caracteristica esențială a cubului Rubik constă în liniile negre care se intersectează, orizontal și vertical, pe fiecare dintre fețele cubului, împărțind fiecare dintre ele în nouă cuburi mici de dimensiuni egale împărțite în rânduri de 3 x 3. Cea de-a doua caracteristică se referă la forma produsului, care în mod necesar trebuie să fie cea de cub pentru a realiza structura grilei și pentru a roti rândurile de cuburi mici.
Astfel, caracteristicile esențiale ale cubului Rubik sunt necesare pentru a obține rezultatul tehnic constând în capacitatea de rotire a acelui produs.
Totuși, forma produsului în cazul Gömböc nu este la fel de cunoscută și de ușor de înțeles de către publicul larg. În acest sens, cunoașterea eventuală, de către publicul relevant, a funcțiilor tehnice ale produsului ține de o apreciere bazată pe elemente subiective, astfel că aceste informații pot fi incerte. În general, publicul nu are în mod necesar expertiza necesară care să îi permită să stabilească cu precizie care sunt funcțiile tehnice ale produsului în discuție și în ce măsură forma acestui produs, care constituie semnul, contribuie la rezultatul tehnic urmărit.
În concluzie, deși pot fi luate în considerare informații care nu reies din reprezentarea grafică a semnului pentru a stabili dacă aceste caracteristici îndeplinesc o funcție tehnică a produsului în discuție, informațiile respective trebuie să provină din surse obiective și fiabile și nu pot include percepția publicului relevant.
Este relevantă percepția publicului despre produsul reprezentat grafic pentru a stabili dacă forma dă o valoare substanțială produsului?
Relevanța criteriului valorii substanțiale a produsului constă în impactul ce l-ar putea avea o astfel de marcă în mediul concurențial. Astfel, dacă forma în discuție exercită, ca urmare a propriilor caracteristici, o influență atât de importantă asupra atractivității produsului încât s-ar rezerva beneficiul acestuia unei singure întreprinderi, atunci s-ar denatura condițiile de concurență pe piața respectivă.
Prin urmare, trebuie să rezulte din elemente obiective că alegerea consumatorilor de a cumpăra produsul în discuție este, într‑o foarte mare măsură, determinată de una sau de mai multe caracteristici ale formei din care este constituit exclusiv semnul pentru a putea aplica acest motiv de excludere.
Într‑o situație precum cea în discuție, se poate lua în considerare, deci, percepția publicului asupra semnului, aceasta relevând că forma din care este constituit exclusiv semnul respectiv este simbolul tangibil al unei descoperiri matematice. Forma produsului propus de Gömböc Kft., descrisă ca fiind una specială și frapantă, a putut conduce la concluzia că design-ul ce se dorea înregistrat ca marcă prezintă o caracteristică esențială ce dă valoare substanțială produsului.
Abonează-te la newsletter și rămâi informat
Printre criteriile enumerate pentru a stabili dacă o formă dă valoare substanțială produsului figurează și: valoarea artistică, ornamentală, raportul cu celelalte forme uzuale pe respectiva piață.
În mod ipotetic, dacă forma respectivă beneficiază deja de protecția conferită unui design, ar putea ca forma să fie exclusă de la protecția oferită unei mărci din cauza aspectului estetic ce dă o anumită valoare produsului?
În alte cuvinte, ce se întâmplă atunci când produsul face obiectul unei protecții în aplicarea dreptului desenelor sau modelelor industriale sau atunci când semnul este constituit exclusiv din forma unui articol decorativ?
Răspunsul? Dacă un semn beneficiază de protecția juridică oferită unui design, aceasta nu înseamnă neapărat că forma conferă o valoare substanțială produsului în cauză.
Curtea a statuat că, în dreptul Uniunii Europene, pot exista mai multe protecții juridice simultane. Astfel, dacă un produs este protejat ca desen sau model industrial, acest fapt nu exclude ca un semn constituit din forma acestui produs să beneficieze de protecție în aplicarea dreptului mărcilor, cu condiția ca cerințele de înregistrare a acestui semn ca marcă să fie îndeplinite.
Referitor la aspectul estetic al formei, ce ar putea da o valoare substanțială produsului, Curtea a apreciat că, și de această dată, trebuie să rezulte din elemente obiective că alegerea consumatorilor în favoarea produsului în discuție este într‑o foarte mare măsură determinată de una sau de mai multe caracteristici ale formei.
În plus, nu este exclus ca valoarea substanțială a produsului să reiasă din alte elemente decât forma, precum: istoria conceperii, modul de fabricare (industrială, artizanală), materiile (rare sau prețioase) sau identitatea creatorului.
